Octrooi - heeft de uitvinder feitelijk iets aan art. 12?

[Jack-AZK]

Tijdens een weekend-vakantie krijgt een werknemer van een ingenieursburo een idee.

De branche voor de toepassing is de grotere, professionele scheepvaart.

De werknemer kreeg het idee door de specifieke vrijetijdsbesteding van de werknemer. (zeezeilen en techniek van jachten)

De werknemer (in de functie senior constructeur werktuigbouwkunde) is na een detacheringsperiode van 4,5 jaar sinds enkele maanden weer terug op het kantoor van de werkgever. De detachering was in een andere branche (apparatuur voor railinfra) dan de mogelijke toepassing van het idee. Ook de werkgever realiseert geen enkele omzet in de branche van het idee.

Er is onvoldoende productief werk voor de werknemer op kantoor.

De werknemer schoolt zich daardoor om op het werken met moderne 3D software.

Er staats niets in de arbeidsovereenkomst over intellectueel eigendom, zo is de aard van het bedrijf van de werkgever ook niet. De werknemer is niet betrokken geweest bij ontwikkeltrajecten van nieuwe producten van de werkgever, noch is hij er speciaal voor aangenomen of voor opgeleid. (mts-nivo)

Het idee wordt informeel voorgelegd aan de werkgever. Deze vindt het goed als de werknemer zijn studietijd gebruikt voor het uitwerken van presentaties / ontwerpen.

Met regelmaat komen er productieve (betaalde) werkzaamheden tussendoor die vanzelfsprekend prioriteit krijgen.

Maar de uitwerking van het idee vordert gestaag. De werknemer ontdekt een octrooi-voucher regeling (euro 8.000) en de werknemer raadt aan om een octrooiaanvraag in te dienen. Hij schrijft deze zelf, in zijn "leegloop" uren.

Hij vindt dit een compensatie. Het is ook nodig: het gaat niet al te best met het buro en er worden collega's ontslagen. Bijgevolg staat de naam van de werkgever op de aanvraag, de werknemer wordt geregistreerd als uitvinder. De werkgever betaalt de indieningstaks en de kosten van het nieuwheidsonderzoek. (euro 220,00). Het geheel gaat in goede harmonie, de werknemer functioneert als projectleider en er is geen discussie van wie "het idee" is. Er blijkt interesse uit de markt. Deze wordt benaderd door de werknemer.

Inmiddels is er een nieuwe afdelings manager. De resultaten van het nieuwheidsonderzoek, zeer positief, komen binnen.

De aanvraag bevat bruikbare nieuwe materie. De manager neemt de leiding van het project bij de werknemer uit handen. Hij realiseert verschillende acties zonder overleg met en zonder instemming van de werknemer. De manger vertelt hem van plannen om de rechten eventueel te verkopen. Dit is niet de bedoeling van de werknemer.

De werknemer wil "zijn" octrooi opeisen ingevolge artikel 12 ROW: de uitvinding is in privetijd gedaan en ontbeert elke relatie met de bedrijfsactiviteiten van de werkgever.

De manager stelt dat de aanvrager juridisch eigenaar van het octrooi is. (en niet de uitvinder).

Tevens stelt hij dat het idee de werkgever toekomt omdat het uitvinden van octrooiwaardige materie een normale bezigheid zou vormen voor een senior constructeur (met een mts opleiding), en dat de werkgever met name eigenaar is omdat het idee is uitgewerkt in de tijd en met middelen van de werkgever. Dat deze tijd "leegloop" was, dat het uitwerken studie vormde voor omscholing op andere software (waardoor er inmiddels nieuwe detacheringsmogelijkheden zijn benut) en dat er daarnaast een voucher is ontvangen doet, naar mening van de manager, niet terzake.



Een heel bericht, maar zo compleet mogelijk weergegeven.

Ik hoop dat er iemand objectief uitsluitsel kan geven over de kansen tot opeising of oplossing van het geschil.

(ps. de werkgever, is uit het bedrijf door een chemokuur. Voorkeur verdient het om de zaak op te lossen met de nieuwe afdelingsmanager)

[Ger]

Allereerst wil ik je complimenteren met je uitgebreide situatieschets, dat maakt het voor anderen altijd een stuk gemakkelijker de situatie te beoordelen! :eusa_whistle:

Verder denk ik dat de situatie erg moeilijk ligt; hoewel het idee van origine van de werknemer is, valt niet te ontkennen dat het bedrijf erin geïnvesteerd heeft.

Het door jou aangehaalde artikel 12 van de Rijksoctrooiwet stelt:

Artikel 12

1.Indien de uitvinding, waarvoor octrooi wordt aangevraagd, is gedaan door iemand die in dienst van een ander een betrekking bekleedt, heeft hij aanspraak op octrooi , tenzij de aard van de betrekking medebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooi aanvrage betrekking heeft. In het laatstbedoelde geval komt de aanspraak op octrooi toe aan de werkgever.

2.Indien de uitvinding, waarvoor octrooi wordt aangevraagd, is gedaan door iemand die in het kader van een opleiding bij een ander werkzaamheden verricht, komt de aanspraak op octrooi toe aan degene bij wie de werkzaamheden worden verricht, tenzij de uitvinding geen verband houdt met het onderwerp van de werkzaamheden.

3.Indien de uitvinding is gedaan door iemand die in dienst van een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling onderzoek verricht, komt de aanspraak op octrooi toe aan de betrokken universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling.

4.Voor de toepassing van artikel 4, derde en vierde lid, op het onderwerp van een aanvrage, ingediend door de in het eerste lid, laatste volzin, bedoelde werkgever dan wel door degene die de gelegenheid biedt om werkzaamheden te verrichten als bedoeld in het tweede lid, blijft een door de niet gerechtigde ingediende octrooi aanvrage buiten beschouwing.

5.Van het in het eerste, tweede en derde lid bepaalde kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

6.Ingeval de uitvinder niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of de door hem genoten geldelijke toelage of in een bijzondere door hem te ontvangen uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi , is degene aan wie krachtens het eerste, tweede of derde lid, de aanspraak op octrooi toekomt, verplicht hem een, in verband met het geldelijke belang van de uitvinding en met de omstandigheden waaronder zij plaatshad, billijk bedrag toe te kennen. Een vorderingsrecht van de uitvinder krachtens dit lid vervalt na verloop van drie jaren sedert de datum waarop het octrooi is verleend.

7.Elk beding, waarbij van het zesde lid wordt afgeweken, is nietig.

Het lijkt me hier met name om lid 1 te draaien. Je geeft aan dat de werknemer als projectleider fungeert, dus ik neem aan dat hiermee projectleider van het ontwikkelen van de uitvinding tot product bedoeld wordt? In dat geval zou de betrekking dus (mede) inhouden dat "de bijzondere kennis wordt aangewend tot het doen van uitvindingen waarop het octrooi betrekking heeft". Dat is echter wel discutabel. Het meest voor de hand liggende is om de nota van toelichting van de wet op te zoeken, maar officielebekendmakingen.nl werkt momenteel niet goed. Ook kan jurisprudentie handig zijn, dit kun je nazoeken op rechtspraak.nl

[Jack-AZK]

Dank je Ger voor reactie en compliment.

De term "projectleider" refereert naar de volgende werkzaamheden: het maken van een 3D ontwerpstudie, het schrijven van het octrooi en het indienen en presenteren van een plan bij een overheidsinstantie. De investering voor de werkgever bedraagt ongeveer evenveel als de vergoeding vanuit het voucher.



De crux zit hem in de informele sfeer die er eerst was met de werkgever. Hierdoor leek het een goed gebaar om de leegloopuren te vullen met betaald werk via het voucher, maar daarvoor moest de aanvraag op naam van de werkgever. Helaas is de sfeer verzakelijkt met de nieuwe afdelingsmanager.

Overigens is er aan de werkgever een oplossing aangeboden in de vorm van een licentie.

[Jack-AZK]

Forummers, inmiddels zijn we twee jaar verder en wordt het tijd voor een update:

Met de manager kwam ik niet tot consensus over overdracht, met de directie wel.

Het octrooi zou op mijn naam komen, we zouden via een licentieverlening verder werken.

Gemaakte kosten door de werkgever zouden dan door mij worden vergoed uit de opbrengsten van het octrooi.

Dit is per mail door de directie verklaard en met een handdruk door de manager bevestigd.

Dit moest de manager afwikkelen. In de praktijk traineerde deze echter de overdracht.

Net zolang totdat deze zijn carriere elders besloot te vervolgen: een jaar later.

Bij zijn vertrek vervreemdde manager zich opmerkelijk genoeg van onze afspraken en lag de zaken neer bij diens opvolger.

Ondanks de duidelijke uitgangspunten met de directie bleek ook bij de nieuwe manager een houding van vertragen.

Dit werd mede veroozaakt door het "gevoel" bij deze manager dat artikel 12 in dit geval onvoldoende ruimte bood aan de werknemer en uitvinder.

Ik heb tenslotte de ondersteuning van een civielrechtelijke advocaat ingeroepen.

De werkgever heeft hierop ondersteuning gekregen van een advocaat van diens branchevereniging.

Na enig heen en weer geschrijf tussen de heren was het snel geregeld bij aankondiging van een kort geding onzerzijds.

Beide advocaten herkenden mijn sterke juridische positie.

De directie heeft bij aankondiging van het kort geding ingegrepen: Het octrooi is aan mij overgedragen. Brand geblust.

De manager heeft zich in eigen been geschoten: er is geen licentieovereenkomst meer van toepassing en van kostenvergoeding is ook geen sprake. (Deze waren voor mij slechts bespreekbaar zolang er een minnelijke oplossing mogelijk was, dus tot aan de inzet van advocaten)

Naschrift 1:

Wacht niet te lang met de hulpvraag naar een advocaat, als werknemer blijft het een opgave om in dit soort gevallen serieus genomen te worden. Hoe duidelijk en foutloos je ook communiceert en ongeacht je kennis van je positie.

Wacht vervolgens niet te lang met het aangaan van een kort geding of procedure.

Naschrift 2:

Het octrooi heeft werk opgeleverd, inmiddels zit ik een jaar full time op een geralateerd project en wordt er binnenkort een fysieke opstelling gerealiseerd. Met deze afnemer is door mij zelf een licentie overeengekomen.

Aan de horizon gloren er verdere, grote projecten. Overigens werk ik nog wel bij hetzelfde bedrijf, nog steeds onder de nieuwe manager, maar stuur ik mezelf aan. We blijven proffesioneel.

[Ger]

Kijk kijk, gefeliciteerd!

(en bedankt dat je het -zeker na zo lange tijd- nog eens terugmeld)

[Rhiannon]

Proficiat! Je ziet dus dat de aanhouder inderdaad wint. En de manier waarop je het hebt gedaan... chapeau!

[TheLaw]

Goed nieuws. Gefeliciteerd.